SHR — Sø- og Handelsretten
BS-29312/2023-SHR
OL-2024-SH-00034
.ddb-conv-doc { text-align: left; background-color: gray; color: #000000; line-height: 1; margin: 0; padding: 0; text-decoration-skip: none; text-decoration-skip-ink: none; } .ddb-conv-doc .page { background-color: white; position: relative; z-index: 0; margin: auto auto; } .ddb-conv-doc P { margin: 0; } .ddb-conv-doc UL { margin: 0; list-style: none; } .ddb-conv-doc UL LI { line-height: 1.15; } .ddb-conv-doc SUP { vertical-align: baseline; position: relative; top: -0.4em; font-size: 0.7em; line-height: 0; } .ddb-conv-doc .ddb-segment { position: relative; } .ddb-conv-doc .ddb-segment .ddb-absolute { position: absolute; z-index: 3; } .ddb-conv-doc .text, .ddb-conv-doc div.ddb-block, .ddb-conv-doc div.ddb-block-nb { position: relative; z-index: 3; opacity: inherit; text-align: left; margin-right: 179.7px; line-height: 1.15; } .ddb-conv-doc div.ddb-block-nb { white-space: nowrap; } .ddb-conv-doc .ddb-table { white-space: nowrap; width: 1024.0px; } .ddb-conv-doc .ddb-table .table-span { vertical-align: top; word-wrap: break-word; display: inline-block; } .ddb-conv-doc .ddb-table * { white-space: normal; } .ddb-conv-doc .vector, .ddb-conv-doc .image, .ddb-conv-doc .annotation, .ddb-conv-doc .annotation2, .ddb-conv-doc .control { position: absolute; line-height: 0; } .ddb-conv-doc .vector { z-index: 1; } .ddb-conv-doc .image { z-index: 2; } .ddb-conv-doc .annotation { z-index: 5; } .ddb-conv-doc .annotation2 { z-index: 7; } .ddb-conv-doc .control { z-index: 10; } .ddb-conv-doc .dummyimg { vertical-align: top; border: none; line-height: 0; } .marking .identification { border-bottom: 2px solid #000; } .additional-marking-parts { display: none } .hidden { display: none }
1
SØ-OG HANDELSRETTEN
DOM
afsagt den 8. november 2024
Sag BS-29312/2023-SHR Bygma Gruppen A/S (advokat Nina Ringen) mod Byggmax Group AB (advokat Claus Barrett Christiansen) Denne afgørelse er truffet af vicepræsident Harald Micklander og de sagkyndi-ge medlemmer Sagkyndig dommer 1 og Sagkyndig dommer 2.Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 15. juni 2023, drejer sig navnlig om, hvorvidt sagsøgte,Byggmax Group AB, har misligholdt forligs- og sameksistensaftale af 26. juni2020 indgået med sagsøger, Bygma Gruppen A/S, ved sit efter aftalens indgåel-se erhvervede datterselskab BygMax A/S’ anvendelse af sit kendetegn, virk-somhedsnavn BYGMAX samt nærmere angivne figurmærker.
Bygma Gruppen A/S har endeligt nedlagt følgende påstande: Påstand 1: Principalt: Byggmax Group AB tilpligtes at anerkende at have misligholdt sine forpligtigelser i henhold til forligs- og sameksistensaftalen af 26. ju-ni 2020 indgået mellem Byggmax Group AB og Bygma Gruppen A/S fremlagt som bilag 1.
2
Subsidiært: Byggmax Group AB tilpligtes at anerkende, at BygMax A/S’ udnyt-telse af kendetegnet og virksomhedsnavnet BYGMAX samt figur-mærket BYGMAX, markeret i bilag 2 og bilag 14, i forbindelse med BygMax A/S’ produktion, import, eksport, markedsføring, distribu-tion og salg af varer og tjenesteydelser udgør en misligholdelse af Byggmax Group AB’s forpligtigelser i henhold til forligs- og sa-meksistensaftalen af 26. juni 2020 indgået mellem Byggmax Group AB og Bygma Gruppen A/S fremlagt som bilag 1.
Påstand 2: Principalt: Byggmax Group AB påbydes at udnytte sin ejermæssige kontrol og bestemmende indflydelse over BygMax A/S ved at foranledige BygMax A/S til at ophøre med at udnytte kendetegnet og virksom-hedsnavnet BYGMAX og figurmærket BYGMAX, markeret i bilag 2 og bilag 14, i forbindelse med BygMax A/S’ produktion, import, eksport, markedsføring, distribution og salg af varer og tjenestey-delser.
Subsidiært: Byggmax Group AB tilpligtes at anerkende, at Byggmax Group AB skal udnytte sin ejermæssige kontrol og bestemmende indflydelse over BygMax A/S ved at foranledige, at BygMax A/S ophører med at udnytte kendetegnet og virksomhedsnavnet BYGMAX samt fi-gurmærket BYGMAX, markeret i bilag 2 og bilag 14, i forbindelse med BygMax A/S’ produktion, import, eksport, markedsføring, di-stribution og salg af varer og tjenesteydelser.
Mere subsidiært: Byggmax Group AB tilpligtes at anerkende, at Byggmax Group AB skal udnytte sin ejermæssige kontrol og bestemmende indflydelse over BygMax A/S ved at foranledige, at BygMax A/S ophører med at udnytte kendetegnet og virksomhedsnavnet BYGMAX samt fi-gurmærket BYGMAX, markeret i bilag 2 og bilag 14, i forbindelse med BygMax A/S’ produktion, import, eksport, markedsføring, di-stribution og salg af varer og tjenesteydelser i EU og i Norge så længe forligs- og sameksistensaftalen af 26. juni 2020 indgået mel-lem Byggmax Group AB og Bygma Gruppen A/S fremlagt som bi-lag 1 er i kraft.
Påstand 3: Byggmax Group AB skal til Bygma Gruppen A/S betale 250.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg.
3
Byggmax Group AB har nedlagt påstand om afvisning af påstand 1, subsidiært
frifindelse og frifindelse vedrørende påstand 2 og 3.
Oplysningerne i sagen
Sagens parter Bygma Gruppen A/S er en nordisk byggemarkedskæde, der siden 1952 har haft hjemmemarked i Danmark.
Byggmax Group AB er en svensk byggemarkedsvirksomhed, der forhandler byggevarer i Norden. I 2022 erhvervede Byggmax Group AB det danske sel-skab BygMax A/S. BygMax A/S forhandler ligeledes byggematerialer og byg-gemarkedsvarer, dog udelukkende via e-handel.
Sagens forløb Af brev af 23. marts 2018 fra Zacco Sweden AB på vegne af Byggmax Group AB til Bygma Gruppen A/S’ advokat fremgår blandt andet:
”…
We have recently been instructed by our client to review its current trademark protection, inform it about potential risks and weaknesses and come up with recommendations how to mitigate any such risks and improve its current protection.
During that review, one company that we have been looking closer at as a potential risk, is the Danish company BygMax A/S.
Depending on how they decide to use their mark in the future, should they decide to change their current use, it can't be ruled out that consumers may believe that the trademark BYGMAX somehow is affiliated or otherwise related to our client, which of course not is in the interest of our client since it may be detrimental or otherwise have a negative effect on its trademark.
In that regard, we also discovered, to our satisfaction, that you filed an opposition against their attempt to register BYGMAX as a trademark, namely as a word mark, in Denmark. Given the figurative elements they use, namely a red house and the same colours as your client's mark typically is depicted in, we perfectly understand why your client decided to take action.
As you may be aware, our client has a number of trademark registrations for BYGGMAX which are valid in Denmark and also could be used in an attempt to block BygMax A/S from registering their mark in Denmark or anywhere else in the EU.
In that regard, please be informed that our client, for the reasons mentioned above, very well may consider assisting you in your process of preventing their trademark from being registered should such assistance be requested by you.
4
Another finding during our review was that our respective clients have had a very long period of amicable coexistence with no actual confusion between their respective trademarks, to the best of our knowledge at least. Our client foresees the continued coexistence in the future as well.
The reason for the smooth coexistence over time, is in our opinion a result of our respective clients' trademarks simply not being or being perceived as confusingly similar. The minor similarities in terms of the respective prefaces are fully offset by the completely different overall visual impressions the respective marks give rise to.
Even without taking into consideration the striking visual differences, we would argue that already the fact that your client's trademark commences with the descriptive word BYG- whereas our client's trademark commences with the Swedish equivalent, BYGG-, is enough to render the marks immediately distinguishable, at least for consumers in the Scandinavian countries, without having to assess any similarities or differences between the respective suffices, -MA and -MAX. …
We kindly ask you to confirm safe receipt of this letter and don't hesitate to get back to us should you have any questions, concerns or, as mentioned above, you would like to explore the possibilities of our client assisting you in the process of preventing BygMax A/S from successfully registering its trademark in Denmark. …”
Den 26. juni 2020 indgik parterne en forligs- og sameksistensaftale (”Settlement and Co-Existence Agreement”), hvoraf fremgår blandt andet:
”…
BYGMA GRUPPEN A/S …
(“BYGMA” )
and
BYGGMAX GROUP AB …
(“BG” ) …
1 BACKGROUND
UdeladtUdeladt
5
Udeladt
UdeladtUdeladt
UdeladtUdeladtUdeladtUdeladt
UdeladtUdeladt
UdeladtUdeladt
UdeladtUdeladtUdeladtUdeladtUdeladtUdeladt
UdeladtUdeladtUdeladtUdeladt
UdeladtUdeladt
UdeladtUdeladtUdeladt
UdeladtUdeladtUdeladtUdeladt
6
UdeladtUdeladtUdeladt
UdeladtUdeladt
UdeladtUdeladt
UdeladtUdeladt
UdeladtUdeladt
UdeladtUdeladt
UdeladtUdeladtUdeladt
UdeladtUdeladt
UdeladtUdeladt
7
UdeladtUdeladt
UdeladtUdeladt
UdeladtUdeladt
UdeladtUdeladtUdeladt
UdeladtUdeladt
Udeladt
UdeladtUdeladt
UdeladtUdeladt
8
UdeladtUdeladt
UdeladtUdeladt
…”
Ved brev af 7. april 2022 skrev Bygma Gruppen A/S’ advokat til Byggmax Group AB’s svenske advokat under henvisning til forligs- og sameksistensafta-lens punkt 4.3 og 5.3 blandt andet:
”…
My client has on 4 April 2022 become aware that Byggmax has acquired the Danish company, Bygmax A/S …
UdeladtUdeladtUdeladt
Udeladt
Udeladt …”
Byggmax Group AB’s svenske advokat svarede ved brev af 23. maj 2022 blandt andet:
”…
Byggmax intention is to only use their trademark BYGGMAX in the colours red and yellow in the future. However, as mentioned in your letter, it will
9
be necessary for our client to use the trademarks of Bygmax A/S ("Bygmax ") during a transitional period.
We understand that your client would be open to accept a phase out period of the use of Bygmax trademarks, which is appreciated by our client. We can confirm that Bygmax trademarks only will be used during a limited
period, in order to allow Bygmax business to be integrated in Byggmax. …”
På udskrift af 12. juni 2023 fra BygMax A/S’ facebookside (sagens bilag 14, som er nævnt i Bygma Gruppen A/S’ påstand 1 og 2), hvor de røde cirkler er den i påstand 1 og 2 omtalte markering, ses blandt andet:
10
På udskrift af 13. juni 2023 fra BygMax A/S’ hjemmeside www.bygmax.dk (sa-gens bilag 2, som er nævnt i Bygma Gruppen A/S’ påstand 1 og 2), hvor de røde cirkler er den i påstand 1 og 2 omtalte markering, ses blandt andet:
11
Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaring af Vidne.
Vidne har forklaret blandt andet, at han er Stilling
Stilling Stilling i Bygma Gruppen A/S. Han er desuden Stilling i datterselskabet Bygma A/S.
Bygma-koncernen består af lidt over 100 enheder og har en årlig omsætning på lidt over 10 mia. kr. Koncernen har aktiviteter i Danmark, Island, Sverige, Grøn-land og på Færøerne.
Den 23. marts 2018 modtog Bygma Gruppen A/S’ advokat et brev fra Byggmax Group AB’s repræsentant Zacco Sweden AB. I brevet tilbød Byggmax Group AB at bistå Bygma Gruppen A/S i forbindelse med en indsigelsessag, som Byg-ma Gruppen A/S havde igangsat mod BygMax A/S, vedrørende BygMax A/S’ varemærkeregistrering af ordmærket BYGMAX. Han tænkte, at det var lige lov-lig smart af Byggmax Group AB at foreslå det, og Bygma Gruppen A/S afviste derfor tilbuddet.
Efter at Bygma Gruppen A/S havde fået medhold i indsigelsessagen mod Byg-Max A/S ved Ankenævnet for Patenter og Varemærker, bad Bygma Gruppen A/S BygMax A/S om at ophøre med brugen af BYGMAX-mærket. Det gjorde BygMax A/S dog ikke. Bygma Gruppen A/S skrev til BygMax A/S flere gange, uden at det førte til noget. Bygma Gruppen A/S truede med at anlægge en rets-sag, men det blev ikke til noget. Nogenlunde samtidig søgte Byggmax Group AB om registrering af sine varemærker i Danmark, og det var der, Bygma Gruppen A/S’ fokus blev lagt efterfølgende. Desuden er Bygma Gruppen A/S ikke så meget for retssager.
Bygma Gruppen A/S var indstillet på at indgå en forligs- og sameksistensaftale med Byggmax Group AB baseret på det kendskab Bygma Gruppen A/S havde til Byggmax Group AB i Sverige. Bygma Gruppen A/S forventede, at hvis Byg-gmax Group AB gik ind på det danske marked, så ville det være med samme struktur som i Sverige, og det ville nok ikke skade Bygma Gruppen A/S særlig meget. Bygma Gruppen A/S var ikke interesseret i at føre retssager mod Bygg-max Group AB og ønskede at finde en mindelig løsning.
Udeladt
12
Udeladt
Udeladt
Udeladt
I foråret 2022 så han i dagspressen, at Byggmax Group AB havde opkøbt Byg-Max A/S. Byggmax Group AB havde ikke orienteret Bygma Gruppen A/S om erhvervelsen.
Byggmax Group AB’s opkøb af BygMax A/S havde han ikke set komme. Bygg-max Group AB er en helt anden type virksomhed end BygMax A/S. I Sverige er Byggmax Group AB en lavprisbyggemarkedskæde svarende til jem & fix i Danmark. Han kunne derfor ikke se, hvad Byggmax Group AB skulle med en onlinevirksomhed i Danmark.
Bygma Gruppen A/S ville ikke have indgået forligs- og sameksistensaftalen, hvis Bygma Gruppen A/S havde vidst, at Byggmax Group AB ville opkøbe BygMax A/S.
Han forstod brev af 23. maj 2022 fra Byggmax Group AB’s svenske advokat til Bygma Gruppen A/S’ advokat således, at Byggmax Group AB havde intentio-ner om at overholde parternes aftale ved at rebrande BygMax A/S. At Byggmax Group AB efterfølgende havde behov for at udsætte rebrandingen skyldtes nok, at Byggmax Group AB ikke var så vilde med det, parterne havde aftalt om bru-gen af ”Byggmax” med to g’er, efter at Byggmax Group AB nu havde entreret det danske marked. Byggmax Group AB nød formentlig godt af at forhale situ-ationen. Det burde ikke tage mere end tre dage at rebrande en onlineforretning.
Den manglende rebranding af BygMax A/S må antages at have medført et tab for Bygma Gruppen A/S. ”Bygma” er et kendt varemærke, og der er utrolig stor lighed mellem de to navne ”Bygma” og ”BygMax” . Når folk har søgt på nettet med henblik på at købe byggematerialer, så kan der være nogen, der ved en fejl har bevæget sig ind på BygMax A/S’ hjemmeside i stedet for på Bygma Grup-pen A/S’ hjemmeside.
13
Parternes synspunkter
Bygma Gruppen A/S har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med
sit sammenfattende processkrift af 26. august 2024, hvoraf fremgår blandt an-det:
”…
3. BYGGMAX’ OPFORDRINGER
Byggmax har opfordret (A) Bygma til at redegøre for, om Bygma påberåber sig både kontraktretlig misligholdelse og varemærkekrænkelser over for Byggmax. Udeladt
Byggmax har opfordret (B) Bygma til at oplyse, om det bestrides af Bygma, at varemærket BYGMAX har været anvendt kontinuerligt siden 2002. Bygma bemærkede i replikkens punkt 2.2 (E71), at der ikke ses nogen brug fra august 2018 (bilag B, side 17 (E371)) og frem til december 2021 (bilag B, side 18 (E372)), hvor hjemmesiden ser ud til ikke at have været i regulær drift.
BygMax A/S’ eventuelle kontinuerlige brug af BYGMAX på det danske marked er uden betydning for de forpligtigelser, Udeladt
4. BYGMAS OPFORDRINGER
Byggmax har ikke ønsket at besvare Bygmas opfordring (1) om at oplyse tidsintervallet for henvisning (redirect) fra ”byggmax.dk” til ”bygmax.dk” , jf. bilag 12 (E311), herunder ved at dokumentere denne henvisning, se svar-skrift side 16 (E60).
Bygmas opfordring (2), hvorved Byggmax bedes redegøre for omfanget af brugen af mærket ”BygMax” i øvrig trykt markedsføring i Danmark, såvel som markedsføring i Sverige og Norge, herunder ved at dokumentere den-ne, har Byggmax besvaret ved at oplyse, at Byggmax ikke benytter BYG-MAX, se svarskrift side 16 (E60).
14
Byggmax er endvidere blevet opfordret (3) til at redegøre for, om det 100% ejede og kontrollerede datterselskab BygMax A/S benytter mærket ”BYG-MAX” på det svenske marked efter etablering af filial i 2022, jf. bilag 13 (E287). Byggmax har ikke besvaret denne opfordring.
Byggmax’ manglende besvarelse af Bygmas opfordring 1 og 3 må medføre processuel skadevirkning for Byggmax i medfør af retsplejelovens § 344.
5. ANBRINGENDER AD DET PROCESUELLE
5.1 Påstand 1 udgør ikke et anbringende til støtte for påstand 3 Bygma har retlig interesse i at få retten til at tage stilling til (i) hvorvidt Byggmax og dermed dennes koncernforbundne selskab er berettiget til at bruge BYGMAX mærket og figurlige versioner heraf på trods af indgåelsen af Aftalen, samt (ii) Aftalens fortolkning samt rækkevidde, hvormed det eksplicit er aftalt (Udeladt
Bygma har helt naturligt en retlig interesse i at få dom for, at Aftalen har de retsvirkninger, som blev aftalt mellem sagens parter. Udeladt
Bygmas påstande i denne sag er aldeles aktuelle, hvilket understreges af ar-tiklen i bilag 10 (E277), hvor tidligere CEO i Byggmax Group, Person 1, udtaler i forhold til erhvervelsen af BygMax A/S:
” Ligheden med BygMax-brandet gør det også nemt at integrere forretningen under Byggmax i fremtiden, siger Person 1. Den overtagne virk-somhed vil blive indberettet som led i Byggmax segmentet, og inkluderet i Byggmax Group fra 1. januar 2022. Allerede nu leder svenskstavede bygg-max.dk til bygmax.dk.”
Bygmas anerkendelsespåstand indeholdt i påstand 1 (principale og subsi-diære) kan således heller ikke anses for at udgøre et anbringende til støtte for påstand 3.
Bygma fastholder derfor, at det under sagen kan dokumenteres, at Bygg-max har misligholdt sine forpligtelser efter Aftalen og været fuldt bevidst herom, jf. f.eks. bilag 20 (E281), og at Bygma har en retlig interesse i at få
15
påkendt retsuvisheden ved fortolkningen af Aftalen, ligesom såvel den ak-tuelle som potentielle krænkelse, der ligger i en anvendelse af brugen af BYGMAX mærket inden for Byggmax’ koncern, nødvendiggør påstanden som formuleret.
5.2 Påstand 1 er ikke uklar eller for bred til at indgå i en domskon-
klusion
Bygmas påstand 1 er endvidere tilstrækkelig klar og er egnet til at indgå i en domskonklusion, jf. Lars Lindencrone og Erik Werlauff, Dansk Retsple-je, 9. udg. 2023, s. 300 (MS58), forudsætningsvist:
” En anerkendelsespåstand, som er egnet til at indgå i konklusionen i en an-erkendelsesdom. Påstanden lyder fx: »Sagsøgte tilpligtes [dvs.: dømmes til (eller: pålægges)] at anerkende, at sagsøgtes udgivelse af et plantekatalog be-tegnet ’Plantekatalog forår 2019’ har været retsstridig i forhold til sagsøge-ren.« Dommens konklusion kan gengive dette ordret, alene med indføjelse af parternes navne.
En sådan anerkendelsesdom kan - bortset fra de tilkendte sagsomkostninger - ikke i sig selv fuldbyrdes, men hvis dommen fx fastslår, at domhaveren har ejendomsret til en løsøregenstand, som er i domfældtes besiddelse, kan dommen danne grundlag for en umiddelbar fogedforretning (en »indsættelsesforretning«), hvorved fogeden efter domhaverens begæring henter tingen hos domfældte, idet anerkendelsesdommen har tilvejebragt den fornødne klarhed (modsat UfR 2017.3080 V, Person 2, hvor en anerkendelsesdom vedrørende en vejret ikke gav grundlag for, at fogeden kunne udskrive eller underskrive dokumenter til brug for tinglysning af en servitut om vejretten).
Det kan ikke af anerkendelsespåstanden ses, hvorfor den er nedlagt (in casu: hvorfor sagsøgtes udgivelse af kataloget skulle være retsstridig i forhold til sagsøgeren). Den nærmere begrundelse herfor indgår ikke i påstanden, men i sagsøgerens sagsfremstilling- og dermed senere i dommens præmisser (begrundelse), hvis sagsøgeren får medhold.”
I denne sag er begrundelsen for Bygmas nedlæggelse af påstand 1 direkte beskrevet i Bygmas sagsfremstilling, hvorfor påstand 1 i overensstemmelse med ovenstående udsnit fra Dansk Retspleje, s. 300 (MS58), er tilstrækkelig klar og egnet til at indgå i en domskonklusion.
Det gøres endvidere gældende, at Bygmas interesse i at få pådømt påstand 1 yderligere forstærkes af det af Bygma fremlagte bilag 27 (E157). Sammen med bilag 20 (E281) viser dette, at Byggmax’ forskellige repræsentanter gi-ver divergerende tilkendegivelser overfor Bygma, herunder Bygmas posi-tion overfor BygMax A/S. Tilkendegivelser afgivet af Byggmax’ repræsen-tanter, inden Aftalen blev indgået (bilag 27 (E157)), har naturligvis betyd-ning for parternes forståelse af Aftalen, og hvordan denne skal fortolkes, li-gesom efterfølgende tilkendegivelser har (bilag 20 (E281)).
Tilsyneladende er Byggmax’ svenske repræsentanter – Lindahl (bilag 20 (E281)) og Zacco (bilag 27 (E157)) – fuldt ud indforstået med henholdsvis Byggmax’ forpligtigelser i henhold til Aftalen og behovet for en rebran-
16
ding, jf. bilag 20 (E281), og forvekslingsrisikoen mellem BYGMA og BYG-MAX, jf. bilag 27 (E157). Mærker som Byggmax selv fandt forvekslelige, inden deres opkøb af BygMax A/S, og som i øvrigt var generende for Byg-gmax selv.
Byggmax – og deres target i form af BygMax A/S – var ligeledes vidende om, at Bygma havde indledt en administrativ sag overfor BygMax A/S’ va-remærke, hvilket Byggmax ligeledes, lang tid forinden opkøbet, tilkende-gav, at de havde forståelse for, som følge af forvekslingsrisikoen.
Ligheden med Byggmax’ eget brand understøttes da også på ny ved udta-lelsen af CEO i Byggmax Group, Person 1, i forbindelse med opkøbet af BygMax A/S (bilag 10 (E277) og stævningens punkt 2.3.2 (E26)):
"Ligheden med BygMax-brandet gør det også nemt at integrere forretningen under Byggmax i fremtiden” .
Det forekommer således hult, når Byggmax anfører i duplikken side 6, sid-ste afsnit (E94), at
” Hverken BygMax A/S eller Byggmax har haft nogen grund til at tro, at Bygma havde indvendinger imod brugen af BYGMAX, da Byggmax købte BygMax A/S.”
Det skal naturligvis ikke belastes Bygma, at Byggmax ikke har foretaget en grundig due diligence ved opkøbet af BygMax A/S.
Det er klart, at denne usikkerhed omkring Byggmax’ juridiske tilkendegi-velser overfor Bygma, før og under denne verserende sag, skaber stor usik-kerhed hos Bygma om, hvad retsstillingen skal være mellem parterne fremadrettet, da Byggmax fortolker Aftalen på sin helt egen måde, uden at skele til de mange og håndfaste tilkendegivelser, som Byggmax selv og de-res repræsentanter er kommet med i forbindelse med forhandlingen heraf. En forhandling, som Byggmax i øvrigt var den første til at indlede, se bilag 27 (E157).
Bygma har således uden tvivl en retlig interesse i at få pådømt påstand 1 selvstændigt, skulle det vise sig nødvendigt efter denne sags afslutning at gå til domstolene med henblik på at håndhæve Aftalen på ny.
6. ANBRINGENDER AD DET MATERIELLE …
UdeladtUdeladtUdeladtUdeladt
UdeladtUdeladtUdeladt
17
Udeladt
Udeladt
Udeladt
Udeladt
Parternes fremtidige brug af deres mærker blev således også understøttet af de sproglige nuancer, der er mellem Danmark og Sverige – parternes respektive hjemmemarkeder – hvor Bygmas navn og varemærker indehol-der de tre første bogstaver af den danske stavemåde for ”en bygning” , lige-som Byggmax’ navn og varemærker indeholder de fire første bogstaver i den svenske stavemåde for ”en byggnad” .
Udeladt
Udeladt
Udeladt
Udeladt
18
Udeladt
Udeladt Det ændrer ikke på, at Byggmax selv har anerkendt, at koncernen skulle skifte "brand" på BygMax A/S, og blot havde brug for tid til integration af selskabet i koncernen og udfasning af ”Bygmax” . En ud-fasningsperiode, som Bygma tillod af hensyn til parternes Aftale og hono-rering af ønsket om den fortsatte fredelige sameksistens.
En konduite, som dog skulle vise sig at blive misbrugt af Byggmax med henvisning til, at Byggmax nu vurderer, at Bygma har forholdt sig passiv. Det er et lidt ejen-dommeligt synspunkt at gøre gældende nu når Byggmax’ svenske advokat – som vel at mærke var med til at forhandle aftalen – accepterede behovet for rebranding af BygMax A/S, mere end et år før stævningen blev udtaget.
En tidsmæssig udstrækning, som Bygma altså alene accepterede som led i, at Byggmax havde udvist vilje til at forhandle en mindelig løsning, og som Bygma derfor antog ville udmøntes i en aftale, hvorfor det var procesbe-sparende for Bygma at afvente en sådan. Der henvises i denne forbindelse til bl.a. Højesterets kendelse i U.2020.191 (MS71).
Udeladt
Udeladt UdeladtUdeladtUdeladt
UdeladtUdeladtUdeladtUdeladtUdeladt
Udeladt
19
Udeladt
Hensigten var altså at løse parternes sameksistens på en måde, der tog hen-syn til parternes konkrete brug af de registrerede varemærker, som der var tvist om, men ligeledes at sikre, at parterne derefter kunne sameksistere som to store aktører på markedet. Udeladt
I lyset af de tilkendegivelser, som Byggmax har fremsat i 2018, forekommer det selvmodsigende, når Byggmax nu argumenterer for den manglende forvekslingsrisiko mellem deres opkøbte mærke - ”BYGMAX” – og BYG-MA, jf. bilag 27 (E157).
Udeladt
Udeladt
Udeladt
Udeladt UdeladtUdeladt
Udeladt
Byggmax forsøger at bruge et afsnit fra Bygmas stævning til at argumente-re for, at parterne skulle have lagt til grund, at netop elementet ”X” adskil-ler parternes varemærker på en sådan måde, at der ikke foreligger risiko for forveksling.
20
Dette bestrides. Der henvises i den forbindelse til replikkens punkt 5.7 (E78), hvor det angives, at Byggmax kunne kendes på ”dobbelt g” og ”x” i enden sammen med deres karakteristiske farveunivers bestående af den gule og røde farve.
Det kan derfor ikke tiltrædes, at brugen af ”x” skulle kunne adskille par-ternes varemærker på en sådan måde, at der ikke foreligger risiko for for-veksling. Det var heller ikke Byggmax vurdering tilbage i 2018, hvor der blev lagt vægt på, at brugen af ”dobbelt gg” overfor ”enkelt g” gjorde, at BYGGMAX kunne adskilles fra BYGMA – men ikke BYGMAX, se bilag 27 (E157).
6.3.3 Parternes advokaters tilkendegivelser udgør et stærkt fortolk-
ningsmoment
Bygma gør gældende, at tilkendegivelserne i bilag 20 (E281) og bilag 27 (E157) fra Byggmax’ svenske advokater, der medvirkede ved forhandlin-gerne af Aftalen, og hvordan Byggmax forstod Aftalen efterfølgende, ikke kan læses som andet end en bekræftelse på, at Byggmax var fuldt ud be-kendt med, hvor generende BygMax A/S’ brug af BYGMAX var på det danske marked for Bygma, herunder at man var fuldt ud indstillet på og villig til at udfase brugen af Byggmax’ datterselskab BygMax A/S’ mærke BYGMAX.
Følgende fremgår således direkte af bilag 20 (E281):
“We can confirm that Bygmax trademarks only will be used during a limited
period, in order to allow Bygmax business to be integrated in Byggmax.”
Ovenstående understregning er foretaget af Byggmax’ egen advokat, og er da også med til at understøtte denne forståelse, da det bliver sågar under-streget, og dermed tydeliggjort over for Bygma, at brugen af BYGMAX kun ville ske i en begrænset periode til at integrere BygMax A/S i Byggmax.
Det bemærkes, at Byggmax tilsyneladende kan læse ud fra et uddrag af undertegnedes brev i bilag 19 (E279), at Bygma på daværende tidspunkt ikke var af den opfattelse, at brugen af BYGMAX kunne forhindres eller skulle ophøre. Dette argument savner imidlertid mening og er taget ud af sammenhæng med resten af brevet. Følgende angives i starten af bilag 19 (E279):
“I am reaching out to you on behalf of my client Bygma A/S (“Bygma”) in the anticipation that you continue to represent Byggmax Group AB (Udeladt (Vores un-derstregning)
Udeladt:
21
“Against this background, my client kindly requests that your client con-
firms its non-intend to exploit the BYGMAX mark or business identifier in its current form, nor that BYGMAX and/or BYGGMAX will be exploited in colours other than in the combination of red and yellow in the future. My client appreciates that a phase out/phase in period of the BYGMAX to BYGGMAX marks and colourscheme may be necessary and will be open to accepting such. (Vores understregning)
Udeladt. Hertil går den efterfølgende korrespondance i det væsentligste på varigheden af rebranding-perioden.
Endelig står det helt klart med bilag 27 (E157), at Byggmax var vel vidende om Bygmas indvendinger mod brugen i ”BYGMAX” på det danske mar-ked, Udeladt. Dette understøttes også af det brev, som Byggmax sendte den 23. maj 2022 (bilag 20 (E281)), Udeladt.
De klare tilkendegivelser i bilag 27 (E157) fra Byggmax’ side har selvfølge-lig også haft betydning for Bygma i deres overvejelser af, Udeladt, og Bygma forhandlede i tillid hertil.
Det fastholdes ligeledes, at Byggmax, ved erhvervelsen af BygMax A/S og den fortsatte og intensiverende brug af mærket BYGMAX, herunder i far-verne rød, hvid og sort,Udeladt. Som det fremgår af bilag 27 (E157), fandt Byggmax selv denne brug forvekslelig tilbage i 2018, hvor Byggmax også selv fremhæver brugen af farverne, som de til trods herfor er blevet ved med at udnytte, se brugen vist på bilag 2 (E335) og bilag 14 (E325).
Det gøres således gældende,Udeladt, såvel som parternes age-ren – herunder Byggmax' tilbagemelding om rebranding (bilag 20 (E281)) Udeladt
Byggmax anfører i sin duplik på s. 2 (E90), at varemærketUdeladt Udeladt. Dette bestrides. UdeladtUdeladtUdeladt
Når denne ordlyd sammenholdes med parternes Udeladt, og Byggmax’ forudgående tilkendegivelser (”Given the figurative elements they use, namely a red house ”, se bilag 27(E157)), og Udeladt, hvorefter der ved aftalefortolkningen også bør skeles til bag-grundsretten, er disse klare elementer med til videre at understøtte, Udeladt
22
Udeladt
Altså er både BYGMAX og varemærketUdeladt Udeladt til ikke at benytte disse forvekslelige kendetegn, jf. bilag 27 (E157).
Der henvises i den forbindelse også til stævningens punkt 4.2.3 (E35), hvor det fremgår, at man fra Byggmax’ side i mærkebrugen for BygMax A/S har lagt sig særdeles tæt op ad Bygma, herunder foreligger der en høj grad af
lighed med Bygmas varemærke VR 2007 02626iUdeladt
(E262) og bilag 4 (E125) samt VR 1996 05131(bilag 8 (E119)). l Da ovenstående varemærke desuden er i rød-hvide farver, er dette med til yderligere at forstærke ligheden med Bygmas varemærker. Dette syn-spunkt var Byggmax, som nævnt ovenfor, tilsyneladende enig i tilbage i 2018 (“Given the figurative elements they use, namely a red house and the same colours as your client’s mark typically is depicted in ”, se bilag 27 (E157)).
Udeladt
Hertil kommer, at det selvsagt må være et stærkt fortolkningsmoment, når Byggmax’ egen advokat – som vel at mærke selv medvirkede ved forhand-lingerne – i sit svar på Bygmas henvendelse omkring ophør af brugen af Byggmax’ datterselskab BygMax A/S’ varemærke BYGMAX straks bekræf-tede, at man ville udfase denne brug, jf. bilag 20 (E281). Udeladt
Parternes advokaters tilkendegivelser er selvsagt et endog stærkt fortolk-ningsmoment, jf. bilag 20 (E281). En forhandlingspart har således klart en forventning om, at den anden parts advokat er bemyndiget til de tilkende-givelser, som denne kommer med over for den anden part. At dette så mo-dificeres senere af Byggmax danske advokat, kan Bygma jo kun gisne om hvad skyldes.
Udeladt
6.3.4 UdeladtUdeladt Byggmax anfører i svarskriftets punkt 4.3, tredje afsnit (E54):
23
Udeladt
Bygma har på intet tidspunkt anført, at Byggmax ikke skulle være beretti-get til at erhverve BygMax A/S, men derimod blot, at selskabet ikke var be-rettiget selv, eller ved andet koncernselskab, at benytte et mærke som BYGMAX, som sket i nærværende sag, jf. stævningens punkt 4.1, side 10f (E32).
UdeladtUdeladtUdeladt
Man må forstå, at det er nemt at bytte rundt på de respektive mærker BYGMA og BYGMAX, hvilket Ankenævnet for Patenter og Varemærker også nåede frem til, se bilag 16 (E227). Selv Byggmax’ egen advokat for-veksler nemt de to mærker, når man på svarskriftets side 11, midtfor (E55), skriver (om Bygmas synspunkt i stævningen):
” Dernæst fortsætter Bygmax på stævningens s. 10 […]”
Herudover fremgår det også direkte af bilag 20 (E281), der er et brev sendt af Byggmax’ svenske advokat Udeladt, at man vil udfase brugen af BYGMAX varemærkerne:
“We understand that your client would be open to accept a phase out period of the use of Bygmax trademarks, which is appreciated by our client. We can confirm that Bygmax trademarks only will be used during a limited period, in order to allow Bygmax business to be integrated in Byggmax.”
Brevet blev sendt den 23. maj 2022. Bygma ventede således tålmodigt på, at parterne kunne enedes om de af parterne påtagede aftaleforpligtigelser me-re end ét år, før man så sig nødsaget til at indlevere stævning den 15. juni 2023.
Det forekommer også selvmodsigende at argumentere for,Udeladt
24
Udeladt
6.3.5 Fortsat og intensiveret brug af BYGMAX Bygma gør gældende, at Byggmax ved erhvervelsen af BygMax A/S, og den fortsatte og intensiverende brug af mærket BYGMAX, herunder i Udeladt
Udeladt Udeladt
Udeladt
Denne fortolkning følger tillige de almindelige aftaleretlige fortolkningsme-toder i dansk aftaleret. Det har således været klart for Byggmax, at Bygmas Udeladt selvsagt var at undgå, at Byggmax entrerede det dan-ske marked med et mærke, som i al væsentlighed lægger sig helt op ad bå-de Bygmas (ord)mærke såvel som farvebrug (rød, hvid, sort). Et mærke som Ankenævnet for Patenter og Varemærker også fandt at være forveksle-lig med Bygmas mærke (bilag 16 (E227)).
Udeladt
Udeladt
Ved Byggmax’ fuldstændige erhvervelse, indsættelse af ledelsesmedlem-mer og dermed fuldstændige kontrol over BygMax A/S, Udeladtligesom Byg-gmax kan tilpligtes at bringe sine koncernselskaber i overensstemmelse hermed.
Udeladt
25
Udeladt
Det bemærkes herudover, at den mærkebrug, som BygMax A/S foretager også til dels har ændret sig i perioden efter Byggmax’ erhvervelse af Byg-Max A/S, idet man – formentlig som et forsøg på at både ”blæse og have mel i munden” – har tilføjet en gul streg til logoet på hjemmesiden (bilag 2 (E335), bilag 14 (E325) og bilag 15 (E343)):
Det er dog ikke konsistent, idet man såvel på bl.a. hjemmeside som Facebook og Instagram siden ser brug af mærkerne som bl.a. vist nedenfor (bilag 2 (E335) og bilag 14 (E325)):
Byggmax har altså intensiveret og fokuseret sin mærkebrug af ”BYGMAX” og kombinationen af rød, sort og hvid. Det har man gjort på trods af klare tilkendegivelser om det modsatte.
Byggmax’ mærkebrug via BygMax A/S udgør en væsentlig misligholdelse af Byggmax’ forpligtelser, der således kan kræves forbudt, som følge af den skete brug, hvilket uddybes nærmere i det følgende.
6.3.6 Bygmas krav er begrundet og inden for rammerne af aftalefrihed
26
Byggmax gør i svarskriftets punkt 4.4 (E55) gældende, at Bygmas krav vil indebære en ubegrundet berigelse som følge af, at man ved imødekommel-se af Bygmas påstande vil ”blokere for et lovligt varemærke” . Det er ikke klart, hvad der skal forstås ved et lovligt varemærke i kontekst af nærvæ-rende sag. Udeladt
Det er dog også sagen uvedkommende, da parternes aftalefrihed under dansk ret indebærer, at de frit kan aftale handlepligter såvel som undladel-sespligter. Det er tilfældet i mange sager om forlig i sager om immaterielle rettigheder, ligesom det også er tilfældet her. På aftaletidspunktet var det efter Byggmax’ eksempel ikke afklaret, hvilke(t) varemærke, der var, eller ikke var, ”lovligt” for så vidt angår Bygmas indsigelser mod Byggmax’ va-remærkeansøgninger af mærket BYGGMAX. Udeladt
Det er heller ikke rigtigt, når Byggmax skriver, at man ”konsekvent har modsat sig Bygmas krav om ophør” . Det viser bilag 19 (E279) med al tyde-lighed. Byggmax forsøger gennem længere tid at forhale sit datterselskabs udfasning af mærket BYGMAX. Det ændrer dog ikke på, at Byggmax al-drig ”konsekvent har afvist” , jf. herunder også bl.a. bilag 20 (E281).
Udeladt
Udeladt UdeladtUdeladtUdeladt
Udeladt
Udeladt
Udeladt UdeladtUdeladt
Udeladt
27
6.4 BygMax A/S’ brug af de omtvistede mærker
6.4.1 Sammenligning af varemærkerne er relevant for sagen Byggmax fremhæver i svarskriftets punkt 4.5 (E56), at sammenligning af varemærkerne vist i stævningens side 12-14 (E34-36) ikke er relevant for sagen.
Udeladt Byggmax har endda gjort gæl-dende, at dennes varemærke er særdeles velkendt, se svarskriftets sags-fremstilling om Byggmax (punkt 1.1 (E46)). Synspunktet om velkendthed er ikke dokumenteret, men Bygma går ud fra, at synspunktet går på såvel det ordmæssige ”BYGGMAX” , som den specifikt benyttede farvekombina-tion af gul og rød.
Udeladt
Det er derfor særdeles relevant at kigge på BygMax A/S’ mærkebrug efter Byggmax’ egen henvisning til rebranding, hvor man må konstatere, at man ikke har ønsket at bortskaffe en forvekslingsrisiko mellem parternes sel-skaber. Tværtimod.
Der henvises herudover til det i stævningens punkt 4.1 og 4.2 (E32) anførte.
6.4.2 Sammenligning af parternes varer/tjenesteydelser Bygma og Byggmax, såvel som BygMax A/S, er aktive inden for salg af byggematerialer, byggemarkedsvarer og vvs-produkter leveret til både professionelle og forbrugerkunder, hvor varerne helt sædvanligt distribue-res via ens kanaler, og tillige sælges i samme type butikker og til samme kundekreds, nemlig i byggemarkeder, over internettet og telefonisk, dels til kunder i den professionelle byggebranche, dels til almindelige ”gør-det-selv” -forbrugere.
Det er således nær identitet mellem henholdsvis Bygma og BygMax A/S’ virksomhed og vareklasser, hvorfor der i henhold til produktreglen allere-de i udgangspunktet skal relativt mindre til, førend også kravet om mærke-lighed er opfyldt, jf. EU-Domstolens afgørelse i C-39/97 Cannon præmis 17. Dette underbygges også i Varemærkeret, Wallberg og Ravn, 2017, 5. udg., side 157 (MS105), hvoraf fremgår, at ” […] man ved den varemærkeretlige hel-
28
hedsbedømmelse kan slække noget på kravene til mærkelighed, hvis varerne er gan-ske de samme […]” .
Udeladt
6.4.3 Mærkelighed - sammenligning af mærkerne Bygma har, som redegjort for ovenfor, rettigheder til bl.a. mærkerne BYG-
MA og, og har på denne baggrund opnået Byggmax anerken- delse af, Udeladt
Når der foretages en sammenligning mellem Udeladt
BygMax A/S’ anvendte mærke BYGMAX og figurmærkerne
samt, foreligger der en høj grad af lighed mellem mærkerne. Det kom Ankenævnet for Patenter og Varemærker også frem til, som næv-nt under pkt. 4.1 (bilag 16 (E227)).
For så vidt angår de rent visuelle og fonetiske elementer, er der på dansk notorisk ikke nogen forskel på udtalen af Byggmax og BygMax, ligesom ”dobbelt gg” alene er udtryk for, at det er stavemåden for ”byg” på svensk.
Der henvises endvidere til Ankenævnet for Patenter og Varemærkers be-grundelse for at have taget Bygmas indsigelse mod BygMax A/S’ varemær-keregistrering af ordmærket BYGMAX til følge i afgørelse af 28. juni 2019 i sagsnr. AN 2018 00027 BYGMAX (bilag 16 (E227)), som ligger forud for Byggmax’ erhvervelse af BygMax A/S, der resulterende i ophævelse af va-remærkeregistreringen for BYGMAX. Ved sammenhold med denne skal følgende bemærkes:
Bygma er i sin helhed indeholdt i BygMax. Sidstnævnte mærke har således de første fem bogstaver til fælles med førstnævnte mærke. Den eneste synsmæssige forskel mellem de to mærker er bogstavet X i slutningen af BygMax. Man kan naturligvis ikke tillægge det betydning, at BYGMA skri-ves i versaler, og BygMax A/S’ BygMax mærke skrives med både versaler og små bogstaver.
De fælles bogstaver resulterer tillige i en væsentlig lydmæssig lighed, hvor der på det danske marked ikke er den klare adskillelse mellem Bygma og BygMax, som der tilsvarende er for Byggmax, hvor man alene på den sven-ske stavemåde bliver gjort opmærksom på, at der ikke er tale om det dan-ske Bygma.
Visualisering af, hvordan Byggmax benytter BYGGMAX varemærket hen-holdsvis BYGMAX mærket ses nedenfor:
29
Den visse steder benyttede tilføjelse til Bygmax’ mærket ”… alt til dit byg-geri” udgør i sig selv ingen væsentlig mærkebestanddel, da den alene er beskrivende og benyttes som en underrubrik eller slogan separat af ho-vedmærket. De involverede mærker har derfor også en meget høj grad af lighed.
6.4.4 Risikoen for forveksling mellem Bygma og BygMax A/S’ mærker Det er på baggrund af det ovenstående tydeligt, at Byggmax, via BygMax A/S’ erhvervsmæssige brug af mærkerne indebærer, Udeladt, hvormed en forvekslingsrisiko er mere end aktualise-ret, herunder bl.a. ved at ”byggmax.dk” således også har henvist til ”byg-max.dk” , hvilket underbygger forbindelsen mellem mærkerne og dermed forpligtelsen for Byggmax til at sikre, at deres koncernforbundne selskaber, herunder BygMax A/S, tillige indordner sig under stavemåde såvel som farve-paletten (rød og gul).
Det forekommer også ejendommeligt, at Byggmax ikke blot benytter ”byg-gmax.dk” til BygMax A/S forretning i stedet for at skulle vedligeholde to hjemmesider på det danske marked.
Udeladt
30
Der består således en betydelig risiko for, at det i offentlighedens bevidst-hed antages, at BygMax’ brug af mærket BYGMAX og bl.a. figurmærket
, har forbindelse til Bygmas varemærke BYGMA og figurmærket
såvel som VR 1996 05131. Denne forvekslingsrisiko skyldes
i sagens natur, at de involverede mærker benyttes for samme varer og tje-nesteydelser og i det væsentligste har samme mærkeindhold. Hertil kom-mer, at man endvidere fra Byggmax’ side i mærkebrugen for BygMax A/S har lagt sig særdeles tæt op ad Bygma, herunder når man søger efter og til-går de respektive hjemmesider (umiddelbart nedenfor ses faneblad for ”bygmax.dk”):
Nedenfor ses fanebladet for ”bygma.dk” :
Bygma gør derfor gældende, Udeladt, hvorfor Byggmax skal påbydes at ændre BygMax A/S mærkebrug i overensstem-melse med Bygmas påstande.
6.5 Bygma har krav på erstatning Bygma gør gældende at have krav på erstatning, jf. reglerne om erstatning inden for kontrakt efter almindelige erstatningsregler og at der er ansvars-grundlag og kausalitet såvel som adækvans for kravet.
Byggmax Udeladt ved sin erhvervelse af datterselskabet BygMax A/S ved at undlade at ændre i selskabets mærkebrug (bilag 19 (E279)), herunder i mere end ét år fra tidspunktet, hvor Bygma meddelte Byggmax,Udeladt og hvor Byggmax meddelte, at man ville foretage disse ændringer. Der er således ikke blot tale om et almindeligt culpa-ansvar, men decideret ond tro fra Byggmax’ side ved at fortsætte mærkebrugen, som redegjort ovenfor.
Udeladt, herunder ved at intensivere markedsføringen af og synergier mellem Byggmax og Bygma A/S, bl.a. ved at videresende trafik fra ”byggmax.dk” til ”bygmax.dk” , jf. punkt 2.2.2.2 og bilag 12 (E311), og i øvrigt også åbne en filial i Sverige un-der mærket samt brug af dette ved salg i Norge, jf. punkt 2.2.2.3, bilag 2, si-
31
de 6 (E340) og bilag 13, side 6 (E293). Det har påført Bygma væsentlig skade og forvekslingsrisiko i markedet.
Det gøres endvidere gældende, at det har været fuldt påregneligt for Byg-gmax, at Bygma ville påføres en skade, Udeladt, som Byggmax har vidst har haft en meget væsentlig økonomisk værdi, idet der henvises til at man også for Bygmas forpligtel-ser, Udeladt
Bygmas krav er således skønsmæssigt og konservativt opgjort til DKK 250.000 til udtryk for det tab, som Bygma som minimum har lidt, ved at Byggmax ikkeUdeladt har opnå-et en licens fra Bygma til at fortsætte brugen af BYGMAX og BygMax A/S’ figurmærker.Udeladt, men under iagttagelse af de særlige forhold, som gør sig gæl-dende i sagen, men hvor Byggmax har (i) undladt at orientere Bygma om sit køb af BygMax A/S, (ii) accepteret at foretage ændring i markedsførin-gen for (iii) at afvise at indgå en aftale, hvormed Bygma kompenseredes for den indrømmelse af licens, der var nødvendig for Byggmax’ fortsatte brug af de omtvistede mærker på det danske marked.
Bygma gør på ovenstående grundlag gældende, at Byggmax har handlet erstatningspådragende, og at Bygma derfor har krav på erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsbetingelser.
Det bemærkes i den forbindelse, at det er Byggmax,Udeladt Det forhold, Udeladt og derfor - som minimum -har udvist culpa in contrahendo. Byggmax’ handlinger er direkte bevidste og forsætlige, jf. bilag 10 (E277) (hvori Byggmax daværende direktør citeres for følgende:
” Ligheden med BygMax-brandet gør det også nemt at integrere forretningen under Byggmax i fremtiden.”
Hertil kommer den klare tilkendegivelse fra Byggmax’ egen advokat ved brev af 23. maj 2023, fremlagt som bilag 20 (E281) og omtalt i punkt 2.4.
Der er således klart et ansvarsgrundlag til stede i sagen.
Ligeledes er der på baggrund af det ovenstående tydeligt tilkendegivet fra Byggmax’ side, herunder ved dennes egen svenske advokat, at man var fuldt ud opmærksom på, at man med erhvervelsen af BygMax A/S havde overtaget et selskab, der benyttede et mærke, man var forpligtet til at ophø-
32
re med at benytte, hvorfor det stod klart, at der kunne lides en skade af Bygma ved den fortsatte brug, som man skulle afstå fra, og som man også tilkendegav, at man ville.
Erstatningsbetingelserne er således opfyldt, og det afgørende bliver såle-des, hvad Bygma som følge heraf har krav på af betaling fra Byggmax.
Bygma har lidt et tab som følge af, Udeladt Det har stået Byggmax klart siden 2020, og desuagtet har man – trods henvendelser fra Bygma – i sit datterselskab BygMax A/S i 2022 intensiveret mærkebru-gen af BYGMAX også i udlandet, jf. bilag 13, side 6 (E294).
Det bemærkes i denne forbindelse, at denne mærkebrug således selvstæn-digt vil være i strid med Bygmas varemærkerettigheder i Sverige, Udeladt
For at beregne Bygmas krav på erstatning i kontrakt gør Bygma gældende, at der tillige kan skeles til reglerne om erstatning og rimeligt vederlag in-den for immaterialretten, uanset at nærværende sag drejer sig om mislig-holdelse af en aftale, og at sådanne betragtninger kan inddrages i rettens skøn. Retshåndhævelsesdirektivet, som danner baggrund for de danske regler, ses ikke at undtage sagens problemstilling fra dets anvendelsesom-råde. I sagens natur må kravet på kompensation således fastsættes skøns-mæssigt af retten, idet Bygma har vanskeligt ved at dokumentere et direkte tab som følge af misligholdelsen af Aftalen.
Der er således ikke nogen holdepunkter for, at der skulle være så vandtætte skodder, som det er angivet af Byggmax i duplikkens s. 5 (E93). Tværtimod er der flere konkrete holdepunkter for, at der bør skeles til reglerne om er-statning og rimeligt vederlag inden for immaterialretten.
Udeladt
Bygma gør derfor gældende, Udeladthvad Bygma kan have tabt ved den omsætning, som BygMax A/S uberettiget har opnået ved en forveksling. Ligeledes bør der inddrages en erstatning baseret på den tabte licensafgift, som Bygma kunne have opnået, såfremt parterne var blevet enige om et be-løb for ikke-håndhævelse fra Bygmas side i perioden, hvor BygMax A/S skulle benytte varemærket BYGMAX (ord og figur), indtil en rebranding kunne gennemføres. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Ankenæv-net for Patenter og Varemærker som bekendt fandt mærkerne forveksleli-ge, jf. bilag 16 (E227).
33
En sådan beregning er sammenlignelig med det tilfælde, hvor en konkur-rent på markedet har solgt produkter, som de ikke havde ret til pga. over-trædelse af eneretslovene.
I nærværende sag må Bygma derfor basere sig på en hypotetisk udmåling af, hvad det rimelige vederlag ville være fastsat til, Udeladt I sådanne tilfælde benyttes som regel en hypotetisk licensafgift til beregning af, hvad parterne kunne have aftalt.
Udeladt Dette beløb udgør derfor i sig selv en rimelig målestok for, hvad Bygma kan kræve i nærværende sag, jf. stævningens punkt 4.3 (E37).
Ikke desto mindre gør Byggmax i svarskriftets punkt 4.2 (side 10, midtfor (E54)) gældende, at man ville have betalt mindre, hvis man var begrænset, også for så vidt angår ”BYGMAX” . Dette bestrides. Man skulle tværtimod have betalt langt mere, hvis man skulle kunne have haft adgang til at be-nytte ethvert ”lignende” varemærke i sin koncern, når det vel at mærke var så særdeles tæt på den mellem parterne omtvistede mærkebrug.
Bygma har et endog særdeles stort kendskab på det danske marked, men har også en betydelig markedsposition i det øvrige Norden. Det er derfor ikke urimeligt at forvente en høj licensafgift. Hertil kommer, at det fremgår af bilag 10 (E277) (som må antages at basere sig på Byggmax/BygMax A/S egne oplysninger), at Byggmax ved køb af BygMax A/S opnår ”et sortiment på over 130.000 produkter, hvilket er mere end dobbelt så stort som Byggmax til-byder i dag, og er dermed til at styrke e-handelsudbuddet i hele Norden” (jf. bilag 10 (E277)).
Det er således klart, at Byggmax’ koncerns erhvervelse af BYGMAX mær-ket er til særdeles stor gene og skade for Bygma ikke bare i Danmark, men i hele Norden. Man må derfor forvente, at såfremt Bygma skulle have tildelt Byggmax en licens hertil, så ville man enten have krævet et meget betyde-ligt engangsbeløb eller en royaltysats.
I immaterialretssager vil man gen-nemsnitligt se en royaltysats på mellem fem (5) og femten (15) procent af f.eks. brutto- eller nettofortjenesten.
Hertil bemærkes, at det sædvanlige vil være, at en rettighedshaver indgår aftale med en koncerns moderselskab om betaling af royalty for at undgå overdreven administration i forbindelse med hvert enkelt koncernselskab i det enkelte land, medmindre brugen af den pågældende rettighed begrænser sig til ét marked.
I nærværende sag noteres det, at BygMax A/S (formentlig under mærket ”BYGMAX”) også er til stede uden for Danmark, jf. bl.a. bilag 13, side 6 (E294).
I nærværende sag har Bygma således i sin betalingspåstand – og særdeles konservativt – skelet til BygMax A/S’ fortjeneste i årsrapporten for 2022 (bi-
34
lag 13, side 12 (E300)), hvor der opgøres en bruttofortjeneste på DKK 8.540.485 og et resultat efter skat på DKK 2.479.836 (for fuldstændighedens skyld fremgår det også af selskabsoplysningerne på side 5 sammesteds, at modervirksomheden er ”Byggmax Group AB”).
Bygmas krav i denne sag er således ret præcist opgjort til ti (10) procent af den nettofortjeneste, som BygMax A/S kan sende videre til sit modersel-skab, Byggmax, og dermed udgør kravet det beløb, som man i en licensaf-tale ville have afkrævet – og dette vel at mærket alene for ét regnskabsår. Bygma har end ikke taget fremskrivning af sit krav for krænkelser efter BygMax A/S’ årsrapports afgivelse med i sin betalingspåstand.
Udeladtlængelser af fristen til at foretage ændringen af mærkebrugen i dattersel-skabet BygMax A/S, Udeladt Det vil sige, at man med forsæt har forlænget perioden, hvor man har opretholdt den retsstridige brug med Bygmas samtykke under forudsætning af, at udfasning var i gang. Havde Byggmax således oplyst Bygma langt tidligere om sine reelle intentioner, og der ikke var fremkom-met ytringer, som skabte rimelig udsigt til en forligsmæssig løsning, så havde nærværende sag været igangsat langt tidligere og krænkelsens om-fang været langt mindre.
Byggmax opnår på denne måde de facto en vederlagsfri licens fra Bygma til den forbudte brug i ca. ét år, før Bygma konstaterer, at man ikke kan blive enige om en løsning og derefter ser sig nødsaget til at stævne Byggmax, li-gesom det må konstateres, at brugen ikke blot er fortsat, men den er deci-deret intensiveret med åbningen af udenlandske filialer.
Det gøres på baggrund af ovenstående anførte gældende, at det af Bygmas opgjorte betalingskrav stort DKK 250.000 skal tages til følge.
7. SAGSOMKOSTNINGER
Sø- og Handelsretten har med retsbog af 4. oktober 2023 afvist at udskille sagen til delhovedforhandling, som ellers anmodet om af Byggmax i svar-skriftets punkt 3.3 (E51). Bygma skal på denne baggrund anmode om, at der tages højde for dette fordyrende retsskridt ved fastsættelse af sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 336a (MS115). Fastsættelsen af sagsom-kostninger skal beregnes i medfør at retshåndhævelsesdirektivet (MS65), jf. punkt 6.4 og punkt 6.5. …”
35
Byggmax Group AB har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit
sammenfattende processkrift af 26. august 2024, hvoraf fremgår blandt andet:
”…
2.
Sagsfremstilling
og anbringender
2.1 Om Byggmax
Byggmax er en svensk byggemarkedsvirksomhed, der forhandler byggeva-rer, herunder materialer, værktøjer og andre produkter, der almindeligvis anvendes til hus og have. Byggmax har drevet virksomhed siden 1993 og er i dag den største forhandler i Sverige af produkter, som sædvanligvis fin-des i et traditionelt byggemarked, og den største udbyder af ”gør-det-selv” -løsninger.
I 2010 blev Byggmax børsnoteret på børsen i Stockholm og har i dag mere end 1100 ansatte og 192 butikker i Sverige, Norge, Finland og Danmark. I 2021 havde Byggmax en nettoomsætning på 7,645 mia. svenske kr., hvilket er et resultat opnået over en årrække med høj vækst, som cementerer Byg-gmax’ position som den førende leverandør af ”gør-det-selv ”-løsninger på det skandinaviske marked.
Byggmax driver virksomhed under flere varemærker, hvoraf det suverænt største og mest veletablerede er BYGGMAX.
2.2 Om Bygma
Bygma er en byggemarkedskæde, der som Byggmax tilbyder byggemar-kedsmaterialer m.v. til både private og professionelle.
2.3 Sagsforløbet
Bygma og Byggmax indgik den 26. juni 2020 aftalen fremlagt som bilag 1 (”Aftalen” - E. 257-275).
Aftalen, som er en forligs- og sameksistensaftale, blev indgået med henblik på at opnå en mindelig løsning på en konkret tvist mellem parterne, Udeladt
UdeladtUdeladtUdeladt
36
Udeladt Udeladt
Der henvises desuden til bilag 18 (E. 253-255).
UdeladtUdeladtUdeladtUdeladtUdeladtUdeladtUdeladtUdeladtUdeladt
Udeladt
Udeladt Udeladt
I februar 2022 erhvervede Byggmax det danske selskab BygMax A/S. Person 3 opstartede virksomheden BygMax i 2002 som en en-keltmandsvirksomhed (bilag A, E. 351-353), der i maj 2015 blev indskudt i BygMax A/S (bilag 11, E. 319-320).
BygMax A/S forhandler – som sagens parter – byggematerialer til private og erhvervsdrivende, men under varemærket BYGMAX. Byggematerialer-ne forhandles online på domænet bygmax.dk, som blev registreret den 4. april 2002.
Som bilag B (E. 355-377) er fremlagt screenprints fra Wayback Machine af hjemmesiden www.bygmax.dk dateret i perioden 8. juni 2002 til 7. juni 2023. Herudover er som bilag D (E. 159- 178) fremlagt eksempler på opslag på BygMax A/S’ Facebookside dateret i perioden 13. november 2018 til 24. december 2021. Screenprints fra BygMax A/S’ Facebookside dateret i perio-den 7. januar 2016 til 18. juli 2022 er desuden fremlagt som bilag 14 (E. 325-328), og screenprints fra BygMax A/S’ Instagramside dateret i perioden 17. januar 2020 til 26. januar 2023 er fremlagt som bilag 15 (E. 343-349).
Den 7. april 2022 blev Byggmax kontaktet af Bygma vedrørende Byggmax’ erhvervelse af selskabet BygMax A/S og BygMax A/S’ brug af varemærket BYGMAX. Bygma gjorde gældende, at BygMax A/S’ brug af BYGMAX var omfattet af og i strid med Aftalen (bilag 19, E. 279-280). Byggmax er, som det også fremgår af den efterfølgende korrespondance mellem parterne, ik-ke enige i dette synspunkt (bilag 20-24, E. 281-285 og 305-309).
Bygma har ikke på noget tidspunkt tidligere i perioden 2002-2022, hvor BygMax A/S har brugt varemærket BYGMAX, overfor BygMax A/S gjort
37
indsigelse mod eller rejst noget krav i anledning af BygMax A/S’ brug af BYGMAX, jf. også bilag 19 (E. 279). Bygma har imidlertid utvivlsomt også forud for april 2022 været bekendt med denne brug, idet Bygma i septem-ber 2017 nedlagde indsigelse ved Patent- og Varemærkestyrelsen mod BygMax A/S’ ansøgning om registrering af BYGMAX som varemærke (Bi-lag C, E. 141-158).
Nærværende sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Byggmax under hen-visning til Aftalen kan pålægges at forhindre BygMax A/S’ fortsatte brug af varemærket BYGMAX, samt hvorvidt Byggmax under henvisning til Afta-len kan pålægges et erstatningsansvar som følge af BygMax A/S’ hidtidige brug af varemærket BYGMAX, som er påbegyndt i 2002.
2.4 De af Bygma nedlagte påstande
Det gøres gældende, at påstand 1 reelt udgør et anbringende til støtte for den nedlagte påstand 2 og påstand 3, og at Bygma ikke har en selvstændig retlig interesse i påkendelse af påstand 1. Påstanden skal allerede af denne grund afvises.
Det gøres endvidere gældende, at påstand 1 (principalt) er for uklar og bred, at påstanden derfor ikke er egnet til at indgå i en domskonklusion, og at påstanden også af denne grund skal afvises.
For så vidt angår påstand 1, påstand 2 samt påstand 3 gøres det endvidere (subsidiært) gældende, at der skal ske frifindelse, idet Byggmax ikke har misligholdt Aftalen, og idet Aftalen i alle tilfælde ikke pålægger Byggmax forpligtelser, som kan danne grundlag for en dom i overensstemmelse med påstand 1 (subsidiært) og påstand 2, jf. nærmere herom nedenfor afsnit 2.5.
I relation til påstand 3 gøres det desuden gældende, at Bygma ikke – desu-agtet om en misligholdelse af Aftalen antages at foreligge – har krav på er-statning, idet Bygma hverken har godtgjort eller sandsynliggjort, at betin-gelserne herfor er opfyldt, jf. nærmere herom nedenfor afsnit 2.6.
2.5 Påstået misligholdelse
Det gøres gældende, at Byggmax ikke har misligholdt Aftalen.
Det gøres gældende, at brug af varemærket BYGMAX ikke er omfattet af Aftalen, og at Aftalen ingen rettigheder eller forpligtelser fastlægger for parterne, som på nogen vis er relevante for BygMax A/S’ brug af BYGMAX.
Det gøres endvidere gældende, at varemærket, som Bygma har mar- keret i sit opdaterede bilag 14 (E. 325-328) som værende varemærkebrug i strid med Aftalen, og som ligeledes anvendes af BygMax A/S, utvivlsomt
38
heller ikke er omfattet af Aftalen. Det er desuden uklart, om dette vare-mærke er omfattet af de af Bygma nedlagte påstande.
Udeladt
Byggmax har ved Aftalen påtaget sig de forpligtelser, Udeladt
UdeladtUdeladtUdeladt Udeladt
Udeladt Udeladt
Udeladt
Byggmax pålægges ikke nogen forpligtelse til at anvende varemærket BYGGMAX eller i øvrigt til at afstå fra eller fastholde en bestemt figurlig udformning eller lignende, når varemærket BYGGMAX anvendes.
Byggmax pålægges ikke nogen forpligtelse til at afstå fra at anvende andre varemærker end BYGGMAX.
Byggmax pålægges ikke en forpligtelse til at udelade eller fastholde speci-fikke bogstaver eller ordelementer, når BYGGMAX anvendes.
Byggmax pålægges ikke en forpligtelse til at afstå fra at anvende mærker og/eller kendetegn, som ligner eller er ”forvekslelige ” med Bygmas mærker og/eller kendetegn.
39
Alle ovenstående forpligtelser havde været helt sædvanlige at aftale og medtage i en sameksistensaftale, såfremt parterne var enige herom. Der er imidlertid intet – hverken i Aftalen eller i øvrigt – som understøtter, at par-terne har været enige om sådanne forpligtelser eller haft en forudsætning herom, og der er således intet grundlag for at foretage en udvidende for-tolkning af Aftalen i modstrid med Aftalens ordlyd.
UdeladtUdeladtUdeladt
Udeladt
Udeladt
Udeladt
Udeladt
Udeladt
Udeladt
Udeladt
Udeladt
40
Udeladt
Udeladt
Udeladt
Udeladt Udeladt
Det har således utvivlsom været parternes hensigt, at diverse tilkendegivel-ser afgivet af parterne som led i forhandlingerne ikke skulle medføre rettig-heder eller forpligtelser for parterne, hvis ikke sådanne rettigheder eller forpligtelser er medtaget og kommer til udtryk i Aftalen.
Såfremt Bygma har haft og tilkendegivet klare og afgørende forudsætnin-ger for indgåelse af Aftalen som påstået i Bygmas processkrifter, er det der-for også påfaldende, at Bygma, som var repræsenteret af advokat i forbin-delse med aftaleindgåelsen, ikke har sikret sig, at sådanne forudsætninger er kommet til udtryk som rettigheder og/eller forpligtelser for parterne i Aftalen.
Det kan imidlertid lægges til grund, at såfremt Bygma havde fremsat krav om, at sådanne rettigheder og/eller forpligtelser, som lægges til grund i de fremsatte anbringender – og som helt ensidigt tilgodeser Bygmas interesser – skulle indgå som en del af parternes aftalegrundlag, ville en aftale aldrig være blevet indgået.
Udeladt
Omstændigheder som de i nærværende sag omhandlede er illustrative for, hvorfor sameksistensaftaler også i øvrigt ofte indeholder meget afgrænsede forpligtelser for parterne. Det er i sagens natur svært at forudsige, hvordan en virksomhed udvikler sig over tid, og parterne vil derfor ofte ikke være villige til at påtage sig forpligtelser, som rækker ud over en løsning af en aktuel og konkret konflikt i lyset af forholdene på tidspunktet for aftalen. Potentielle fremtidige konflikter om andre spørgsmål må så løses med ud-gangspunkt i de immaterialretlige regelsæt og forholdene på det tidspunkt, hvor konflikten opstår.
41
Det er da også sandsynligt, at baggrunden for, at nærværende sag er anlagt mod Byggmax, og at man påberåber sig en fortolkning af Aftalen, som stri-der mod Aftalens ordlyd og almindelige principper for aftalefortolkning, netop er, at Bygma – henset til den langvarige sameksistens og accept af brugen på det danske marked – ikke har nogen mulighed for at forhindre den fortsatte brug af BYGMAX i Danmark på baggrund af de immaterial-retlige regelsæt
Det synes urimeligt byrdefuldt, såfremt Bygma, efter at have forholdt sig passivt i al den tid BygMax A/S har anvendt BYGMAX, kan forhindre BygMax A/S’ forsatte brug af BYGMAX på baggrund af en tidligere aftale med en anden virksomhed, der regulerer helt andre varemærker.
Udeladt
Udeladt understøtter, at parterne har lagt til grund, at netop elementet ”X” adskiller ordmærkerne BYGMA og BYGGMAX på en sådan måde, at der ikke foreligger en risiko for forveksling. Følgende anføres desuden af Bygma i stævningen (s. 12, E. 34):
” For så vidt angår de rent visuelle og fonetiske elementer, er der på dansk notorisk ikke nogen forskel på udtalen af Byggmax og BygMax, ligesom ”dobbelt gg” alene er udtryk for at det er stavemåden for ”byg” på svensk.”
Såfremt brug af BYGMAX skal anses som omfattet af Aftalen, vil det såle-des være mere naturligt at sidestille BYGMAX med BYGGMAX end at for-tolke Aftalen således, at den helt udelukker brugen af BYGMAX.
Det bemærkes, at Bygma i replikken (E. 77) tilsyneladende gør gældende, Udeladt og at BygMax A/S skal pålægges at ophøre med brug af BYGMAX. Dette bestrides.
Det var på daværende tidspunkt intentionen at udfase brugen af BYGMAX, hvilket man med henblik på at undgå konflikt gjorde Bygma opmærksom på. I brevet sondres imidlertid mellem varemærket BYGGMAX og BygMax A/S’ varemærker, og Byggmax påtager sig ingen forpligtelse overfor Byg-ma.
Det bemærkes desuden, at advokat Nina Ringen på vegne af Bygma skrev følgende til Byggmax i brev af 7. april 2022 (bilag 19, E. 279-280 – vores un-
42
derstregninger), som er det brev, der besvares med brevet fremlagt som bi-lag 20 (E. 281):
Against this background, my client kindly requests that your client confirms its non-intend to exploit the BYGMAX mark or business identifier in its
current form, nor that BYGMAX and/or BYGGMAX will be exploited in colours other than in the combination of red and yellow in the future.
My client appreciates that a phase out/phase in period of the BYGMAX to BYGGMAX marks and colourscheme may be necessary and will be open to accepting such.”
Bygma var således ikke på daværende tidspunkt af den opfattelse, at brug af BYGMAX kunne forhindres eller skulle ophøre.
At Bygma heller ikke på tidspunktet var af den opfattelse, at Byggmax ved brevet fremlagt som bilag 20 (E. 281) havde påtaget sig en forpligtelse over-for Bygma i denne henseende, fremgår da også tydeligt af den efterfølgen-de korrespondance (bilag 21-24, E. 283-285 og 305-308).
Det forhold, at Byggmax ønskede at indgå i en dialog med Bygma, indebæ-rer ikke, at Byggmax har accepteret eller anerkendt de af Bygma fremsatte krav.
Det bemærkes desuden, at påstand 1 (subsidiært) og påstand 2 er formule-ret sådan, at den omhandler enhver brug af BYGMAX’ uden nogen grafisk eller tidsmæssig begrænsning, og påstanden retter sig også mod en eventu-el brug globalt og i lande, hvor Bygma ikke har varemærkerettigheder og som ikke er genstand for parternes Aftale.
2.6 Det fremsatte erstatningskrav
Det fastholdes, at Bygma ikke – desuagtet om misligholdelse af Aftalen (E. 257-275) antages at foreligge – har krav på erstatning, idet Bygma hverken har godtgjort eller sandsynliggjort, at betingelserne herfor er opfyldt.
Bygma har bevisbyrden for, at erstatningsbetingelserne er opfyldt, herun-der både at der foreligger et ansvarsgrundlag, samt at Bygma har lidt et tab i forhold til hvilket, betingelserne om årsagsforbindelse og adækvans er op-fyldte. Denne bevisbyrde er ikke løftet.
Bygma fremsætter i de indleverede processkrifter anbringender vedrøren-de ansvarsgrundlag. Disse bestrides i deres helhed. Bygma kommenterer imidlertid ikke på, hvorvidt betingelserne om årsagsforbindelse og adæ-kvans er opfyldt. Dette skyldes formentligt det faktum, at man end ikke kan påvise eller blot sandsynliggøre et tab.
43
Bygma anfører således følgende i replikken (E. 83-84 – vores understreg-ning):
” For at beregne Bygmas krav på erstatning i kontrakt kan der skeles til reg- lerne om erstatning og rimeligt vederlag inden for immaterialretten, uanset
at nærværende sag drejer sig om misligholdelse af en aftale, og at sådanne betragtninger kan inddrages i rettens skøn. I sagens natur må kravet på kompensation således fastsættes skønsmæssigt af retten, idet Bygma har vanskeligt ved at dokumentere et direkte tab som følge af misligholdelsen af Aftalen.”
Der er imidlertid intet grundlag for at ”skele til ” reglerne om erstatning og rimeligt vederlag i de immaterialretlige regelsæt i nærværende sag, hvor Bygma alene påberåber sig kontraktretlig misligholdelse.
De immaterialretlige regelsæt indeholder særlig lovhjemmel til at tilkende tabsuafhængig ”erstatning ” i form af rimeligt vederlag og således lovhjem-mel til at fravige de almindelige erstatningsbetingelser, hvor en immaterial-retlig krænkelse foreligger. Adgangen til at tillægge krænkerens uberetti-gede fortjeneste vægt udgør ligeledes en lovhjemlet fravigelse af de almin-delige erstatningsbetingelser.
At der er tale om egentlige fravigelser af de almindelige erstatningsbetin-gelser, som kræver hjemmel, fremgår bl.a. af lovforarbejderne til varemær-kelovens § 43 (LFF 2005-11-09 nr 48 – vores understregninger):
” Efter den gældende bestemmelse i varemærkelovens § 43 har en rettigheds-haver, hvis varemærke er krænket ved en forsætlig eller uagtsom handling, krav på rimeligt vederlag for udnyttelsen af opfindelsen samt erstatning for den yderligere skade, som krænkelsen måtte have medført.
Direktivet medfører ikke ændringer i relation til fastsættelsen af det rimelige vederlag. Stk. 1, nr. 1 i forslaget giver mulighed for, at retten kan fastsætte et beløb, der som minimum skal svare til størrelsen af det vederlag, som den krænkende part skulle have betalt, hvis der var givet tilladelse til at udnytte varemærket. Vederlaget fastsættes således ud fra de samme kriterier som efter gældende ret om betaling af et rimeligt vederlag.
I overensstemmelse med direktivet indeholder forslaget i stk. 2 en opregning af de kriterier, der skal indgå i fastsættelsen af erstatningen. Erstatningen skal i overensstemmelse med gældende erstatningsretlige principper fastsæt-tes med udgangspunkt i det lidte tab. Det er således ikke muligt at få er- statning uden at dokumentere eller sandsynliggøre et tab.
Ved beregningen af erstatningen skal retten tage hensyn til alle relevante kriterier, herunder den tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjene-ste.
44
Muligheden for at tage hensyn til krænkerens uberettigede fortjeneste er nyt i forhold til gældende erstatningsretlige principper i dansk ret. Det fore-
kommer sandsynligt, at rettighedshavers tab langt fra altid vil være lig den fortjeneste, som krænkeren har opnået. Det nye kriterium, der foreslås ind-ført, kan således eventuelt bevirke, at rettighedshaveren i visse tilfælde kan få en større erstatning end det lidte tab. Dog kan det ikke forventes, at rettig-hedshaver får dækket både sit fulde tab samt krænkerens fortjeneste. Retten får med bestemmelsen mulighed for at fastsætte den samlede erstatning ud fra skønsmæssige betragtninger, hvori krænkerens fortjeneste indgår som et element i beregningen.”
Desuagtet om det måtte blive lagt til grund, at Byggmax har misligholdt Aftalen (E. 257-275) som følge af BygMax A/S’ brug af varemærket BYG-MAX, er det da også helt usandsynligt, at Bygma som følge af en sådan misligholdelse er blevet påført et tab.
BygMax A/S blev overtaget af Byggmax fra 1. januar 2022.
Som anført i svarskriftet har BygMax A/S anvendt varemærket BYGMAX siden 2002 på det danske marked. BygMax A/S har et sortiment på over 130.000 produkter og havde i år 2021 et samlet salg på 93 mio. kr., jf. også bilag 10 (E. 277-278). Varemærket BYGMAX anvendes ikke i Sverige og Norge.
Bygma har været bekendt med denne brug af BYGMAX, men har ikke på-talt brugen over for BygMax A/S forud for, at man i april 2022 rettede hen-vendelse til Byggmax, jf. også bilag 19 (E. 279).
I brevet fremlagt som bilag 27 (E. 157-158) retter Byggmax’ repræsentant henvendelse til Bygma, idet Byggmax ser en potentiel risiko for forveksling mellem BYGGMAX og BYGMAX.
Brevet understøtter meget klart det faktum, at Bygma har været fuldt ud bekendt med brugen af BYGMAX og de figurative elementer, som anven-des af BygMax A/S – samt omfanget af denne brug – men at Bygma desu-agtet har undladt at påtale brugen over for BygMax A/S forud for, at man i april 2022 rettede henvendelse til Byggmax.
Udover at Bilag 27 (E. 157-158) understøtter det faktum, at Bygma har væ-ret fuldt ud bekendt med brugen af BYGMAX, har Bilag 27 (E. 157-158) in-gen betydning for sagen, og BYGGMAX udtrykker ikke i brevet nogen holdning til, hvorvidt der er en risiko for forveksling mellem BYGMAX og BYGMA, idet man dog udtrykker forståelse for, at BYGMA anser de figura-tive elementer, som anvendes af BygMax A/S, for generende.
Hverken BygMax A/S eller Byggmax har således haft nogen grund til at tro, at Bygma havde indvendinger imod brugen af BYGMAX, da Byggmax køb-
45
te BygMax A/S. At Bygma har gjort indsigelse mod registrering af BYG-MAX har i denne henseende ingen betydning.
Hertil kommer, at Byggmax ligeledes lovligt anvender mærket BYGGMAX på det danske marked. Byggmax har siden 2021 haft butikker i Danmark, ligesom man anvender varemærket på hjemmesiden www.byggmax.dk (bilag 9, E. 329-334), som er rettet mod det danske marked. Byggmax havde i 2022 i alt 192 butikker i Sverige, Norge, Finland og Danmark og havde i 2021 en nettoomsætning på 7,645 mia. svenske kr. Varemærket BYGGMAX har været anvendt siden 1993.
UdeladtUdeladtUdeladt UdeladtUdeladtUdeladt Der er intet grundlag for at anse beløbet som en ”rimelig målestok ” for et erstatningskrav, som anført af Bygma (pro-cesskrift 1, E. 106). ...”
Rettens begrundelse og resultat
Sagen drejer sig navnlig om, hvorvidt Byggmax Group AB har misligholdt for-ligs- og sameksistenaftale indgået med Bygma Gruppen A/S den 26. juni 2020 ved sit efter aftalen erhvervede datterselskab Bygmax A/S’ anvendelse af sit kendetegn, virksomhedsnavn BYGMAX samt nærmere angivne figurmærker.
Indledningsvis skal der tages stilling til, hvorvidt Bygma Gruppen A/S har ret-lig interesse i en selvstændig påkendelse af sin påstand 1.
Efter påstandens indhold er den et anbringende til støtte for Bygma Gruppen A/S’ påstand 2 og 3 om påbud og erstatning. Herefter, og idet påstand 1 ikke har et videre indhold, end hvad der vil blive taget stilling til i forbindelse med vurderingen af påstand 2 og 3, har Bygma Gruppen A/S ikke retlig interesse i en selvstændig påkendelse af påstand 1.
Som følge heraf tages Byggmax Group AB’s påstand om afvisning af Bygma Gruppen A/S’ påstand 1 til følge.
Til støtte for påstand 2 og 3 er alene gjort gældende, at parternes forligs- og sa-meksistensaftale er misligholdt, og der foreligger således ikke en tvist om over-trædelse af varemærkelovgivningen.
Ved vurderingen af, om parternes forligs- og sameksistensaftale er misligholdt, er det overordnede spørgsmål, om BygMax A/S’ anvendelse af sit kendetegn, virksomhedsnavn og figurmærker indeholdende BYGMAX, som markeret i
46
sagens bilag 2 og 14, er i strid med aftalen. I den forbindelse er det et grund-læggende spørgsmål, hvorvidt aftalen regulerer brug af mærket ”BYGMAX” og figurmærket. Der må ved vurderingen heraf tages udgangspunkt i Udeladt Udeladt
Det er herefter spørgsmålet, om der er fortolkningsmomenter, som kan føre til, at ordlyden skal fraviges, herunder om det er godtgjort, at der mellem parterne var en fælles opfattelse af, at aftalen skulle forstås sådan, at den ikke gav mu-lighed for, at Byggmax Group AB kunne erhverve og via et datterselskab benyt-te mærket "BYGMAX" som anført af Bygma Gruppen A/S.
Retten finder, at hverken Udeladt, brev af 23. marts 2018 fra Byggmax Group AB’s repræ-sentant Zacco Sweden AB til Bygma Gruppen A/S’ advokat, brev af 23. maj 2022 fra Byggmax Group AB’s advokat til Bygma Gruppen A/S’ advokat, Stillingi Bygma Gruppen A/S Vidnes forklaring eller det i øvrigt af Bygma Gruppen A/S anførte kan føre til en fravigelse af ordlyden.
Det bemær-kes herved, at Udeladt fremstår præcist formulerede, og at parterne Udeladt har aftalt, at Udeladt hvorefter der ikke uden sikre holdepunkter findes at være grundlag for at fravige ordlyden.
Aftalen regulerer således ikke Byggmax-koncernens anvendelse af mærket ”BYGMAX” og figurmærket. Anvendelsen reguleres derimod blandt andet af varemærkelovgivningen. Som følge heraf er BygMax A/S’ brug af disse mærker ikke i strid med parternes forligs- og sameksistensaftale, og Byggmax Group AB har allerede derfor ikke misligholdt aftalen ved BygMax A/S’ omtvistede mærkebrug.
Som følge heraf frifindes Byggmax Group AB for Bygma Gruppen A/S’ påstand 2 og 3.
For så vidt angår sagsomkostninger er sagen en kontraktretlig tvist og falder dermed uden for retshåndhævelsesdirektivets (direktiv 2004/48/EF) anvendel-sesområde, jf. direktivets artikel 2. Sagens omkostninger skal derfor fastsættes efter de almindelige principper for fastsættelsen af sagsomkostninger i civile sager. Herefter skal Bygma Gruppen A/S henset til sagens udfald, værdi og om-
47
fang betale 45.000 kr. ekskl. moms i sagsomkostninger til Bygma Gruppen A/S til dækning af udgifter til advokatbistand.
THI KENDES FOR RET:
Bygma Gruppen A/S’ påstand 1 afvises.
Byggmax Group AB frifindes for Bygma Gruppen A/S’ øvrige påstande.
Bygma Gruppen A/S skal inden 14 dage betale 45.000 kr. i sagsomkostninger til Byggmax Group AB.
Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.
Publiceret til portalen d. 08-11-2024 kl. 10:00 Modtagere: Advokat (L) Nina Ringen, Sagsøger BYGMA GRUPPEN A/S, Advokat (H) Claus Barrett Christiansen